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嘉权视角丨合法来源抗辩成立是否必然不承担赔偿责任、必然停止侵权

文 / 宁兵兵

■ 案件回放

某照明有限公司是一家致力于研发、生产、销售高品质、高节能LED产品的高新技术企业。该企业注重产品创新开发和知识产权保护,于2017年5月申请了名称为“***灯配件”、“***展示架”两项外观设计专利,并于同年6月获得授权。

2018年,该公司发现佛山某照明公司(以下简称“被告”)正在对外销售侵犯上述外观设计专利的产品,在进行证据公证购买固定后,向广州知识产权法院提起了诉讼,本案经广东省高级人民法院二审审结。在庭审过程中,被告否认被诉产品系其制造,理由为被诉产品系被告采购自案外人,并提供了证据,以支持其合法来源抗辩的主张。

广东省高级人民法院经审理后,采信了被告的合法来源抗辩主张,但仍旧判决被告承担一定的经济赔偿。

■ 本案焦点

本案焦点在于,合法来源抗辩成立时,抗辩方是否必然不承担赔偿责任?必然停止侵权?

■ 法律依据

《专利法》第七十条为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)第二十五条为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

■ 专家点评

①、成立条件

笔者认为,合法来源抗辩要成立,需要满足如下五个条件,缺一不可:

A、以生产经营为目的:抗辩人的使用、许诺销售或销售限于以“生产经营”为目的,否则不能提出合法来源抗辩。这是由于《专利法》第十一条明确了专利侵权行为的前提条件是“为生产经营目的”,除此目的外的其他目的,如《专利法》第六十九条所述的为科学研究之目的、行政审批之目的,以及个人使用如购买手机使用之目的等,不视为侵犯专利权行为,也即不存在合法来源抗辩之问题。

B、侵权行为仅限于使用、许诺销售和销售:我国专利法对专利产品的制造提供的保护是一种“绝对保护”,进口专利产品行为与制造专利产品行为类似,也是属于直接侵犯专利权的行为。因此,专利侵权产品的制造者和进口者是不能以合法来源进行抗辩的。生产者作为将被诉侵权产品投入市场的源头,一直以来是执法、司法机关重点打击的对象,没有生产者,也就不存在销售者,被诉侵权产品也就不会流入销售渠道。另外,组装行为也是一种制造行为,将产品的零配件分别从第三方购买回来后组装成外观设计专利产品成品的,不能做合法来源抗辩。

C、善意行为:即抗辩人的主观必须是善意的,也即不知道专利侵权产品是未经专利权人许可而制造并售出的。如果抗辩人明知道使用或者销售的是侵权产品,则即使能够提供证据证明合法来源,其合法来源抗辩也不能成立。“不知道”是一种消极的主张,若原告对此不认可,应当提供反证予以证明抗辩人知道或者应当知道。

D、证据:抗辩人若要证明其产品的合法来源,则必须提供证据,以便专利权人找到侵权产品的源头(制造者或进口者),从而让侵权源头来承担侵权赔偿责任。合法来源证据主要有:购销合同、发票、付款凭证、收款收据、证人证言、出库单、入库单等。无证据不能成立合法来源抗辩,如,两被告,其中被告一指出被诉侵权产品系被告二生产并销售给被告一,被告二对此承认被诉侵权产品确系其销售给被告一,但是,被告一未能提供完整的证据链予以证明的情况下,其合法来源抗辩也不能成立。笔者认为,如若不坚持让抗辩人承担应有的、必要的举证责任,则很有可能导致无法追溯真正的制造者源头,也无法理清被诉侵权产品的交易流通环节,其中若存在多个交易方或者流通环节,亦将无法追溯,不利于权利人一次性、全面性的解决侵权问题,反而可能造成侵权行为的反复、多发。

E、合法规范经营、不违背诚实信用基本原则:专利法赋予销售者、使用者合法来源抗辩之目的在于,尊重市场交易实际,保护基本的交易安全,引导和规范市场流通领域经营者合法规范经营。由于电商的迅速发展,网络销售已经成为商家的主要渠道之一。以阿里巴巴平台为例,个别商家为增加商业合作机会,提高销量,在其网店页面标注了“生产厂家”、“源头产品”、“经营模式为生产加工”等字样,而客观事实上,商家并非属于真正的制造者,其所售卖的产品亦是从其他渠道进货而来,以赚取差价。对于该种行为,在销售被诉侵权产品的过程中并未向消费者如实提供生产制造者的信息,容易引导消费者误以为商家就是生产者,笔者从多篇裁判文书分析,其违背了诚实信用原则,也不属于合法规范经营,使得其在后续侵权诉讼中较大可能丧失合法来源抗辩的机会。

这让笔者想到了电商平台销售中的销量问题,个别被告抗辩称其销量系刷单所至,并非实际销量。然而,被告不能在销售时通过销量来吸引消费者以获取更多的成交机会,在诉讼抗辩中又以销量不真实进行抗辩以减轻其侵权责任,这违背了诚实信用原则,这有点类似于专利确权过程中的禁止反悔原则,显然,鱼和熊掌不可兼得也。

 

 

 

②、赔偿问题

生产制造者是被诉侵权产品流入市场的源头和重点打击对象,但在社会经济流通领域,被诉侵权产品从制造者到消费者手中,可能会经过多级销售商,存在多个流通环节,故,在司法实务中,权利人直接找到真正的被诉侵权产品制造者存在较大的困难,即销售和使用行为比较容易发现,而制造行为则比较难于发现,因此,为了鼓励或倒逼销售者、使用者供出侵权源头,《专利法》第七十条规定了合法来源抗辩成立的情况下,抗辩人免于承担赔偿责任。

那么问题来了,这种免于赔偿责任是否是指免于任何经济赔偿?即,合法来源抗辩成立的情况下,抗辩人是否无需承担任何费用呢?

笔者认为,《专利法》第七十条中的不承担“赔偿责任”,是指不承担《专利法》第六十五条所述的侵犯专利权的赔偿数额,即法院在判定抗辩人不承担赔偿责任时,是指不考虑将权利人因侵权所受到的损失、侵权人的获利、许可费或者根据专利类型、侵权行为的性质带来的酌定数额施加于抗辩人,不由抗辩人承担上述的侵权赔偿责任。若在案件中存在被诉的制造者(或供货商),则侵权赔偿责任由制造者(或供货商)承担;若在案件在仅有抗辩人,不存在同时被诉的制造者(或供货商),则侵权赔偿责任亦无需由抗辩人承担。

然而,对于权利人因维权所支付的必要费用,如公证费、律师费、购买被诉侵权产品费、差旅费等合理的费用和支出,仍然需要承担责任。从众多的判例分析,若被告仅为抗辩人,则对于合理维权费用由被告承担,若被告涵盖了供货商,则合理维权费用一般由供货商承担,抗辩人一般不需要承担。

③、停止侵权问题

首先,需要明确的是,销售、许诺销售或使用未经专利权人许可制造而并售出的侵权产品,属于专利法意义上的侵权行为,这在第二次专利法修改时,在《专利法》层面给予了定性,摒弃了专利法第一次修改文本中第62条不视为侵犯专利权规定中第2款“使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品的”之规定。抗辩人主张合法来源抗辩,并不改变其侵犯专利权行为的性质。按照《侵权责任法》第十五条关于承担侵权责任的方式的规定,既存在侵权行为,则应停止侵害,具体到专利侵权诉讼中,既存在侵犯专利权行为,则应停止继续侵犯专利权行为,在合法来源抗辩中,也需要停止继续销售、许诺销售或者使用行为。停止侵权是应有之义。

其次,解释(二)对于使用者的合法来源抗辩成立后的停止侵权行为做了特别的规定。对于使用者,在其合法来源抗辩成立的前提下,若举证证明其已经支付了该产品的合理对价的,则无需停止侵权行为。笔者认为,相对于销售、许诺销售行为,使用者对权利人的市场空间的进一步冲击小,继续使用一般不会挤占权利人的市场和未来期待利益,在使用者支付了合理对价的情形下,允许使用者继续使用既保证了正常商业行为的安全和确定性,也兼顾了权利人的利益。

故此,使用者比销售者、许诺销售者多了一项抗辩的权利。使用者对其合法来源的被诉侵权产品具有选择权,可以选择继续使用,也可以选择停止使用,如将被诉侵权产品退还给销售者。

综上所述,在合法来源抗辩成立的前提下:

<1>、并不必然使得抗辩人无需承担任何赔偿责任,对于无供应商作为被告的案件,抗辩人仍需要承担权利人的合理维权费用;<2>、并不必然需要停止侵权,对于使用者,在其证明支付了合理对价时,可以继续使用。

参考文献

【1】《专利法》;
【2】《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》;
【3】北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》理解与适用;
【4】《新专利法详解》;
【5】广州市知识产权法院(2018)粤73民初196号
【6】四川省高级人民法院 (2019)川知民终46号
【7】福建省高级人民法院(2018)闽民终1498号
【8】山东省高级人民法院(2018)鲁民终836号
【9】最高人民法院(2019)最高法民申1973号
【10】四川省高级人民法院(2018)川民终458号
【11】福建省福州市中级人民法院(2019)闽01民初983号
【12】辽宁省大连市中级人民法院(2018)辽02民初248号
【13】北京市高级人民法院(2018)京民终481号

作者介绍

宁兵兵  专利代理师 律师资格

2011年毕业后即开始从事专利代理工作,同年7月加入嘉权,任职专利部,擅长机械结构、工艺流程、自动化控制等领域的专利申请,至今已经代理过700多件专利申请、400多件OA答辩和数十件专利无效、复审、诉讼案件,积累了丰富的专利申请、无效、维权、诉讼等方面经验。

其服务的企业有几十家,其中大型企业有大长江集团、江裕集团、海天集团等,通过与客户的充分交流和对工作的不断总结,为客户解决各种疑难问题和知识产权保护提供了切实合理的解决方案,多次获得客户的好评和高度肯定。

基于对国内专利制度和诉讼全面而深刻的理解,以及多年来丰富的实践经验,宁兵兵能够提供专利申请与审查、专利侵权与分析、专利维权与诉讼、专利预警与布局等多方面咨询服务。
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