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嘉权视角丨未经许可的实施行为发生于发明专利公布之后、授权之前应当承担何种责任

文 / 宁兵兵

■ 案件回放

佛山市某机械设备有限公司作为一家国家高新技术企业,专注于自动包装机、自动理料线、智能装备的研发、生产等,其秉承创新经营理念,对技术不断创新和改进,并已经获得了数十件发明和实用新型专利。其中,该公司就其一项发明专利于2013年1月10日提出申请、2014年1月29日公布、2015年9月23日获得授权公告,后发现东莞某食品公司生产车间使用了由佛山某公司于2015年4月制造的包装机涉嫌侵犯上述发明专利权,故委托嘉权公司维权起诉,嘉权公司指定拥有丰富专利申请、专利维权经验的资深代理师利工、温工等代理。
该案目前已经结案,法院判决被告佛山某公司向原告支付发明专利临时保护期使用费20万元。

■ 本案焦点

本案焦点在于,被诉产品的制造时间早于涉案专利授权公告日,是否应当承担侵权或赔偿责任。

■ 法律依据

《专利法》第十三条:发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
《专利法》第六十八条:发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年,自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十八条:权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的,人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。
发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉技术方案均落入上述两种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明;被诉技术方案仅落入其中一种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。
发明专利公告授权后,未经专利权人许可,为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品,且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的,对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张,人民法院不予支持。

■ 专家点评

①、什么是“使用费给付请求权”?
根据《专利法》第十一条规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利。即《专利法》十一条限定了禁止实施专利技术的前提是“专利获得授权”。
根据《专利法》第三十九条规定:发明专利权自公告之日起生效。
而专利制度的基础之一是“以公开换保护”,发明专利申请由于其审查制度的特殊性,在经过初步审查后满足一定条件即被公布,此时由于未经实质审查,发明专利申请还未被授予专利权,而此时专利申请已经公开,若不给予专利申请人一定的保护权益,这将与“以公开换保护”的基本制度相悖,使得发明专利申请处于公开而又得不到保护的状态。
故,若在发明专利申请公布后,社会公众可任意实施发明专利技术方案,则势必会损害专利申请人的利益,打击申请人的积极性,影响其申请发明专利的主动性或不愿意公布其申请;若公布后即禁止社会公众实施发明专利技术方案,又有悖于专利法第十一条的规定,势必侵蚀社会公众的利益。为了兼顾申请人利益和公众利益,专利法第十三条规定:发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
专利法第十三条是对专利法第十一条的补充,是对发明专利临时保护期内未经授权的实施专利行为的事后追责,该追责仅限于要求支付适当的费用,称为“使用费给付请求权”。

②、被诉产品的实施行为发生于何时才具有“使用费给付请求权”?
实施行为(如生产、销售、使用等)需要发生于发明专利公布后、授权公告日前。发明专利申请公布日后至授权公告日期限称为发明专利临时保护期。根据《专利法》第三十四条的规定,国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。
a、对于发生于发明专利申请日后、公布日前的实施行为,无“使用费给付请求权”。
b、对于发生于专利授权公告日之后的实施行为,也无“使用费给付请求权”,而应当主张“侵权赔偿责任”。

③、何时可以要求实施者支付适当的使用费?
在发明专利申请公布后,若实施者实施的技术方案落入了发明专利申请文本的保护范围,即可以要求对方支付适当的使用费。此时,在发明专利申请授权之前,申请人还不能申请动用公权力(如专利管理机关、人民法院)来获得使用费给付请求权。在实践中,实施发明的单位或者个人往往会以该申请尚未被授予专利权为理由,拒绝支付使用费。


 

 

 

 

④、何时可以向法院请求发明专利临时保护期使用费?
需要在发明专利授权后。若发明专利申请公布后被驳回、撤回、视为撤回、视为放弃等原因未被最终授权,则将丧失“使用费给付请求权”。

⑤、请求发明专利临时保护期使用费对被诉产品有何要求?
被诉产品需要满足两个落入,即:
a、落入发明专利申请文本的保护范围;
b、落入发明专利授权文本的发明范围。
两者缺一不可。

⑥、处于发明专利临时保护期的未经许可的技术实施行为是否构成侵权行为?
不属于侵犯专利权行为,因为在发明专利临时保护期内,发明专利还未授权,严格意义上讲专利申请人并没有获得专利权,并不能称为专利权人,无权自然不存在侵权。

⑦、发明专利临时保护期内的实施行为能够向法院诉求什么?
只能请求支付适当的使用费,不能请求实施者承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。在发明专利临时保护期内实施相关技术方案的,并不属于专利法禁止的行为。

⑧、如何才能诉请法院要求被告停止侵权行为?
对于同时主张使用费和停止侵权的诉求,必须对两个时间段的行为分别举证证明。即
a、提供证据证明被诉产品的未经许可的实施行为发生于临时保护期内(主张使用费);b、另行提供证据证明在发明专利授权公告日后,被告继续存在未经许可实施发明专利的行为(侵权行为,主张停止侵权)。
笔者认为,对于发明专利授权公告日后的侵权实施证据对应的涉案产品,应当区分于临时保护期限内实施的被诉产品,而不属于临时保护期内被诉产品的后续使用、销售,否则按照权责对应的基本原则,临时保护期限内实施的被诉产品只需支付适当的使用费,支付使用费后,无需停止后续的使用、销售等行为。

⑨、发明专利临时保护期是否存在合法来源抗辩?
存在。在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉产品,其后续的使用、销售、许诺销售,并不为专利法所禁止,并不构成侵权,在使用者、销售者提供了合法来源的情况下,使用者、销售者不构成侵害专利权的行为,也无需承担支付适当使用费的责任。

⑩、“适当的使用费”法院如何确定?
a、参考有关专利许可使用费合理确定;
b、若无许可使用费可供参考,法院一般会综合考虑涉案专利权的类型、被诉产品的售价、涉案专利在被诉产品中的利润贡献度、被诉产品的实施数量(如销量)、实施行为持续的时间、被告的经营规模、被告的主观过错、原告为维权投入的合理的成本支出等因素,在专利法第六十五条规定的数额范围内酌定。

⑪、“使用费给付请求权”的诉讼时效?
根据《专利法》第六十八条规定,请求支付使用费的诉讼时效为二年,自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。
而自2017年10月1日起实施的《民法总则》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。
发明专利临时保护期使用费的给付请求权诉讼时效是2年还是3年,目前司法实践尚不清楚,静待相关部门予以明确。


参考文献【1】《专利法》;
【2】《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》;
【3】北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》理解与适用;
【4】《新专利法详解》;
【5】最高人民法院(2011)民提字第259号民事判决书;
【6】广东省高级人民法院(2018)粤民终166号民事判决书;
【7】浙江省高级人民法院(2018)浙民终81号民事判决书;
【8】浙江省高级人民法院(2017)浙民终734号民事判决书;
【9】山东省高级人民法院(2018)鲁民终220号民事判决书;

作者介绍

宁兵兵  专利代理师 律师资格

2011年毕业后即开始从事专利代理工作,同年7月加入嘉权,任职专利部,擅长机械结构、工艺流程、自动化控制等领域的专利申请,至今已经代理过700多件专利申请、400多件OA答辩和数十件专利无效、复审、诉讼案件,积累了丰富的专利申请、无效、维权、诉讼等方面经验。

其服务的企业有几十家,其中大型企业有大长江集团、江裕集团、海天集团等,通过与客户的充分交流和对工作的不断总结,为客户解决各种疑难问题和知识产权保护提供了切实合理的解决方案,多次获得客户的好评和高度肯定。

基于对国内专利制度和诉讼全面而深刻的理解,以及多年来丰富的实践经验,宁兵兵能够提供专利申请与审查、专利侵权与分析、专利维权与诉讼、专利预警与布局等多方面咨询服务。
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