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嘉权视角 | 浅谈不丧失新颖性宽限期的问题

文 / 董杨

不丧失新颖性宽限期规定源于《巴黎公约》,其中规定了缔约国应对在任何一个成员国内举办的经官方承认的国际展览会上展出的商品中可以取得专利的发明、实用新型、外观设计和商标给予临时保护。依据该制度发明创造不会因为公开而被认为是现有技术,且不会因为发明人和/或第三人的公开而导致专利申请不符合专利新颖性的特点,这为促进发明人在科学技术上对外交流的积极性有重要作用。今天我们就来梳理一下中国和国际上不丧失新颖性宽限期的相关知识。

目前世界范围内,各国立法者对于新颖性宽限期的考虑角度不同,自然对宽限期的规定也有所区别,总体而言:

从宽限期的适用范围来看,主要存在两种类型,一是狭义宽限期,主要包括发明人在提交专利申请之前以有限的形式公开发明(如学术会议上发布、展览等),或者第三人未经发明人许可私自公开等;另一种是广义宽限期,包括发明人和第三人(在违背发明人意愿的前提下)对发明的任何形式的公开。

从宽限期的期限而言,有6个月和12个月两种不同阶段。

从宽限期实施起点而言,有以专利申请日为起点的国家,有以专利申请日优先权日(若有)为起点的国家。

目前世界上共有37个国家专利法中规定了新颖性宽限期。下面表格具体对比了若干个常见国家新颖性宽限期的异同点。

从上表可知,由于各国关于新颖性宽限期的规定不尽相同,这就要求涉外代理人在服务客户进行跨国专利申请前,仔细解读进入国的相关法律,一方面可以避免对客户造成不必要的损失,另一方面可以充分利用各国相关法律的不同,为客户争取利益。

值得一提的是,世界知识产权组织(WIPO)也考虑到了各国专利法中对于新颖性宽限期的差异性,给申请人跨国申请专利带来了诸多不便,因此认为有必要统一相关法规。其基本思路是“先申请制、12个月的广义宽限期”。但由于各国对于条款存在争议,迄今为止并未在此方面达成共识。

一般的规律是,宽限期期限越长,适用范围越广,越有利于发明创造和技术交流。主要是由于能为发明人创造更为宽松的技术交流环境,不必因为担心有意或无意的技术泄露造成自身技术新颖性的丧失;且为专利的发明生力军---中小企业提供了更多的时间和机会充分宣传自己的技术,从而更有可能获得资金青睐。但是,宽松的宽限期期限和适用范围无形中对于宽限期滥用也是一种鼓励,因此需要在二者之间找到平衡点。

下面,为了深化读者感性认识,举几个案例说明充分解读新颖性宽限期的必要性。

首先需要看清的一个事实是,国家之间由于对于新颖性宽限期不同要求,经常会给申请人在国际专利申报过程中带来意想不到的突发事件,有时甚至会阻碍专利的申请。如美国、日本、韩国、俄罗斯等国目前是以申请日为新颖性宽限期的起点,而我国是以优先权日为起点。比如,若中国专利已在国内申请专利,但在美国的申请日迟于中国申请日一年以上,则由于在美国已经超过了不丧失新颖性的宽限期,导致不可能再在美国申请专利;反之,若美国专利在美国申请专利后,再到中国申请专利时,却能享受宽限期和在美国的优先权。这极有可能造成美国、日本、韩国、俄罗斯等国的发明更方便地在我国得到成功授权,而我国的发明人却有可能丧失在美国、日本、韩国、俄罗斯等国获得专利权的机会。又如,申请人的一个技术成果,欲在甲国申请专利前,选择了一种甲国承认的不丧失新颖性宽限期公开方式之一(如在宽限期适用范围为广义宽限期的美国,采用文献公开的形式)将技术成果公开,但是此种公开方式却很有可能不符合乙国新颖性宽限期适用范围(如文献公开在中国并不属于不丧失新颖性宽限期的公开方式)的要求,这样申请人的在甲国公开且要求宽限期后是不影响其专利新颖性的,但是在乙国申请专利将被视为现有技术,从而丧失了在乙国申请专利的可能性。以上案例,需要涉外代理人对本国和进入国的相关法律具有高度敏感性和前瞻性,才能提前做出正确判断,从而让客户避免损失。

但是也需要认识到,涉外代理人可以在充分理解各国之间对于“不丧失新颖性优先权”细节不同的基础上,为客户争取到权益。比如,我国一个知名广州企业,欲在美国申请一件产品发明专利。美国专利局审查员经检索发现,该产品在中国某网站已于申请日之前在广交会的宣传册上公开了此种产品的照片和相关信息, 因此据美国专利法第102条认为该产品是现有技术,驳回了该发明专利申请。然而,该企业委托的代理机构的涉外专利代理

 

 

人在充分了解美国专利法的基础上,提出该宣传册上公开此种产品的照片和相关信息的一方,正是该广州企业本身,系主动公开;并且,广交会宣传册的发放日期经查实,是在提交美国专利申请前的第10个月,处于12个月以内,因此,在答复审查意见时,代理人提交的意见陈述书中,声明上述广交会手册上的公开系申请人本身进行的公开,并且公开时间在申请美国专利时间的12个月以内,符合美国专利法所述不丧失新颖性宽限期的要求,因此不属于本美国申请的现有技术。

又如,我国某高校老师在完成一个可产业化的科技成果后,由于缺乏专利保护概念,先将该科技成果以论文形式发表了。由于论文发表不属于我国不丧失新颖性宽限期的三种情况之一,因此在我国,该科技成果无法再申请中国发明专利。这也意味着老师的心血无法通过合法手段在商业上得到保护。此时,一个补救办法为,立即在其他专利法中实行广义宽限期的国家,进行发明专利注册。由于广义宽限期保护发明人和第三人对发明的任何形式的公开,因此只要在宽限期规定的时间内(6个月,或12个月内),在相应的国家提出发明专利申请(如日本、美国、加拿大等),同时提出不丧失新颖性宽限期的要求,可以及时保证该科技成果在这些国家的专利权,达到减少部分损失的目的。

目前我国专利法24条对不丧失新颖性宽限期,有如下规定:“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

▎(1)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

▎(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

▎(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的”。

由于硬币都具有两面性,不丧失新颖性的宽限期同样如此。笔者经过文献查阅,总结前人的意见,谈谈专利法宽限期这一法案的弊端。

首先,宽限期设置,易导致宽限期的滥用。比如,宽限期仅保护发明人或申请人本人所公布的发明技术,在宽限期内公布后,不影响本专利的新颖性。但是,若在宽限期内,第三人在得知该公布技术后,以独立身份对同样的技术进行“再公开”,则会破坏这一技术的新颖性而无法申请发明专利。甚至第三人可以利用之前发明人所公开的信息,率先以自己的名义申请专利,从而对发明人的在后申请专利制造申请障碍。如此一来,不丧失新颖性宽限期这一法案由于第三人的滥用,反而违背了发明人希望保护自己技术新颖性的初衷,成为了阻碍自己申请专利的绊脚石。

其次,宽限期设置会导致市场判断的法律盲区的产生。比如,一个发明人在要求自己产品的不丧失新颖性宽限期的前提下,在市场上大肆发布该产品信息。市场上的竞争对手在得知这一产品信息后,发现并没有相关专利存在,因此通常有理由相信该产品可以自由制造和销售。万一在竞争对手将所有生产设备准备好开始批量生产跟进该产品时,发现发明人已经申请了专利且授权,若竞争对手不能享受“先用权”,则他们均面临侵权的风险。这意味着前期的资金、人力、设备和工作等投入全部白费,这对社会资源也是种极大的浪费。

再次,不丧失新颖性宽限期的公开,将导致竞争对手尽快采取先用权这一措施作为防备。这点与上点所述的情况刚好相反,是竞争对手充分利用发明人不丧失新颖性宽限期,变被动为主动的方法。比如,一个发明人在要求自己产品的不丧失新颖性宽限期的前提下,在市场上大肆发布该产品信息。竞争对手可以在获知这一信息后,抢在发明人申报专利之前,尽快将自己的生产线搭建起来并开始生产相同产品。即使得自己的产品制造日先于发明人专利申请日,以此获得先用权。这样一来,即使发明人日后获得专利权授权,但其垄断地位将被这些竞争对手因享用先用权的原因而被大大削弱,从而专利的价值也大打折扣。造成这一结果,也是与发明人要求不丧失新颖性宽限期的本意相悖的。

总之,专利法是不变的,但市场反应是瞬息万变的。在这个国际国内环境高度重视知识产权的时代,唯有充分理解专利法中各法案的内在意义,并且将其应用于现实生产活动中,在实践中体会知识产权所带给企业自身的收获和教训,并积极总结,方能在愈演愈烈的知识产权战争中逐渐掌握主动,从而立于不败之地。

参考文献
1、万小丽,硕士学位论文《新颖性宽限期规则的研究》,2006.
2、董凌冰,硕士学位论文《新颖性宽限期制度及完善》,2015.
3、尹新天,《关于新颖性宽限期的问题》,[J]知识产权,2002(1):14-19.

作者介绍

董杨   专利代理师

董杨先生毕业于华南理工大学材料学专业,获博士学位。
曾在企业任职多年,参与企业管理、技术、研发和知识产权多项工作。
董杨先生擅长有机合成、化学工程、配方设计、高分子材料、食品加工领域专利案件的撰写、答复、无效案件的分析、国家高新技术企业认证辅导以及知识产权管理规范的贯标辅导工作。在企业工作中积累了丰富的专业素养和经验,因此对相关领域的技术方案理解较为深刻,能为客户解决各种知识产权相关的问题。

 

 

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