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嘉权视角 | 这些商标注册申请的“金科玉律”可能只是个坑

文/嘉权知识产权 邓志豪

不知道从什么时候开始,各种关于商标注册申请的“金科玉律”开始大行其道,例如“文字商标要用普通字体,这样注册保护的范围更大一些”、“图形商标申请时要用黑白色,这样就可以保护全部颜色”、“无论你做什么行业,一定要注册第35类”......商标注册申请看似简单,但是其中的门道万千,这些所谓的“金科玉律”,到底哪些是真有效,哪些只是某流氓中介的信口雌黄?下文笔者就挑选时下最流行的几种说法进行一一剖析,希望能帮助广大商标申请人躲开不必要的坑。

 ▶ 说法一  文字商标的图样使用普通字体的保护范围更大。

此说法的理由是,普通字体商标是根本,无论字体如何变化,万变不离其宗,只要把普通字体商标注册了,以后无论怎样更新设计,都不用再重新申请,可以省下一大笔补充注册申请的费用。而且当他人模仿、抄袭时,无论字体怎么变化,只要文字相同,即构成商标侵权行为,所以其实际保护范围比各种抽象的艺术化字体都要大。

 ▶ 说法二  图形商标申请时要用黑白色(不要求保护颜色),这样反而可以保护全部颜色。

此说法的理由是,由于申请商标的图样不要求保护颜色,也就是说,其注册保护的范围仅限于图形的外观和构图,以后无论实际使用时该图形商标上使用何种颜色,甚至不断地改变其颜色,也没有超出注册商标图样的保护范围,不用担心超范围使用问题。而他人在模仿、复制时,无论使用何种颜色都属于商标侵权,可见,黑白色的图形商标实际保护范围最大。

 ▶ 说法三  中英图组合商标申请可以节约大量的商标申请费。

此说法的理由是,由于组合商标中含有多个元素,而商标注册申请通常是按照一标一类的标准进行收费,如果将多个元素拆分申请,则会变成多个独立的商标注册申请,那么相应的注册申请费用也会增加,而组合商标申请则可以把多个设计元素“浓缩”成一份商标注册申请,从而降低初始的商标注册申请费用。

以上说法的实际效果如何?我们先来看一个案例:

注册商标图样(图1)

实际使用图样(图2)

竞争对手(图3) 

2016年初,某客户自称为上表图1的商标权人,在第11类的电热水壶上已经获得注册,但其在自家产品上实际使用的商标图样如图2所示,现发现某竞争对手在相同商品上使用的商标图样如图3所示,已经造成相关公众的混淆和误认,对其市场份额冲击很大,希望笔者能够提出切实有效的维权方案。

该案例几乎全部命中上述几条“金科玉律”——用普通字体申请了文字商标+黑白商标图样没有要求保护颜色+中英文组合申请,而且幸运地拿到了商标注册证。那么如此“完美”的商标注册证书,在维权时作用几何?

众所周知,商标侵权中的“权”特指商标专用权,而商标专用权的范围在《商标法》第五十六条中已有明确规定,“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”在上述案例中,商标专用权人的权利基础为(图1),即便不考虑组合商标英文部分的显著性问题,直接将(图2)与(图3)进行单独比对,也很难得出两商标构成相同或近似的结论。由于完全复制他人注册商标的图样使用在相同商品上有构成假冒注册商标罪的可能性,现实中,侵权者为了降低风险,一般不会完全复制他人的注册商标,而是在正牌的基础上进行一定修改,但整体视觉效果依然能够引起大部分相关公众的混淆或误认,而其“借鉴”的基础通常是正牌实际使用的商标图样,而非其注册证书上的商标图样。本案中,该客户虽然手握有效的商标注册证书,但面对他人“巧妙”的规避使用时,手上的证书如同一张废纸,无法起到该有的法律保护效果。

那么,商标注册申请的图样该如何选择?第一,要遵循商标实质审查的三条标准:1、是否有不良影响?2、是否具有显著性?3、是否与他人在先申请或注册的商标近似?第二,无论是文字商标还是图形商标,商标注册申请的图样都必须跟当前实际使用的商标图样一致,包括商标图样的艺术化的设计风格以及颜色等。如果日后因品牌升级而修改商标图样的设计,则应当及时补充新的注册申请,始终保持注册商标图样与实际使用商标图样的一致性。第三,如为中英图等多种构成元素的组合商标,应当尽量分开申请,即中文、英文、图形分别单独提交注册申请,这样可以有效降低商标注册申请被驳回的几率。因为在商标实质审查时,各元素的审查是分别进行的,一个含有中英图三元素的商标图样,其被驳回的几率相当于单元素商标图样的三倍,相比较高的驳回复审申请费用、较低的复审成功率,还有长达近一年的驳回复审等待期,一开始就拆分注册申请显然更划算。

除此之外,特别值得注意的是,多元素商标分开注册在假冒注册商标罪的认定方面具有重要作用。最高人民法院人民检察院 、公安部印发《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知:

九、关于销售他人非法制造的注册商标标识犯罪案件中尚未销售或者部分销售情形的定罪问题
销售他人伪造、擅自制造的注册商标标识,具有下列情形之一的,依照刑法第二百一十五条的规定,以销售非法制造的注册商标标识罪(未遂)定罪处罚:
(一)尚未销售他人伪造、擅自制造的注册商标标识数量在六万件以上的;
(二)尚未销售他人伪造、擅自制造的两种以上注册商标标识数量在三万件以上的;
(三)部分销售他人伪造、擅自制造的注册商标标识,已销售标识数量不满二万件,但与尚未销售标识数量合计在六万件以上的;
(四)部分销售他人伪造、擅自制造的两种以上注册商标标识,已销售标识数量不满一万件,但与尚未销售标识数量合计在三万件以上的。

 

 

 

 

 

从以上规定可知,假冒两种以上注册商标的,构成犯罪的假冒产品数量要求折半,以一个中英图三元素的品牌为例,如果三元素合并注册,则他人的假冒产品仅包含一种注册商标,假如三元素分开注册,同样的假冒产品,则涉嫌同时假冒三种注册商标,构成犯罪的门槛大大降低,换句话说,对权利人而言,分开申请情况下,商标保护的力度大大提高了。可见,中英图分开注册在日后商标权的用权阶段有着举足轻重的影响,广大商标申请人应当予以重视。

以上几种说法都是关于注册申请时商标图样的选择问题,除了商标图样以外,商品和服务的选择同样重要,关于指定商品/服务的选择,坊间也流传着一些几乎奉为“常识”的说法,此处一并进行剖析。

▶ 说法四  无论你从事什么行业,第35类一定要注册。

此说法的理由是,第35类中有项服务的名称为“替他人推销”,顾名思义,替他人推销就是卖东西,你无论生产还是销售,总要卖东西吧?不早点申请万一出名以后被其它别有用心的人抢注了,人家再开个相同产品的专卖店,那你是不是该傻眼了?

▶ 说法五  尽量把45类都注册了,这样保护最周全,避免日后他人有机会抢注。

此说法的理由是,国家商标局目前适用的《类似商品服务区分表》中一共只有45个类别,如果某商标的注册范围全部覆盖45个类别,则至少在中国范围内不可能再出现相同的品牌,即该品牌在中国范围内具有唯一性,在传播过程中识别度更高、传播效率自然也更高,而且在日后经营范围扩展时,也无须担心商标注册的问题,可谓一举多得。

以上说法似乎都很有道理,既然要建立品牌,同样的商标图样多注册一个或者多个类别有百利而无一害,但事实果真如此吗?

先来看说法四,“替他人推销”就是指卖东西?店面的招牌算不算在“替他人推销”服务上的使用?关于什么是“替他人推销”,商标局在《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》(商标申字〔2004〕第171号)中明确指出:“《商标注册用商品和服务国际分类表》第35类的注释明确说明,该类别服务的主要目的在于‘对商业企业的经营或管理进行帮助’,或者‘对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助’,且‘尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动’。该类中‘推销(替他人)’的内容是为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。”

2016年5月,北京知识产权法院在中粮集团有限公司上诉北京寺库商贸有限公司东城分公司等侵害商标权纠纷一案中【1】,也明确了“替他人推销”的含义:“本院认为,‘替他人推销’应是指帮助‘他人’销售商品的行为,其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为,亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为,但该服务并不包括经营者‘自己’作为销售主体销售商品的行为。因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行对外销售的行为,故其不属于‘替他人推销’的服务范围。至于商场、超市的服务是否属于‘替他人推销’,则需要作具体区分。如果商场、超市等自己作为销售主体对外销售商品,则该服务不属于‘替他人推销’。但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务,则该行为属于替他人推销。

简单来说,“替他人推销”是一种收费服务,其收益来源于提供某种能够促进他人销售业绩的服务,而非自己直接出售商品获利。例如,知名的电商平台“天猫商城”就是典型的提供替他人推销服务的代表,天猫商城利用其知名度及各种促销信息吸引流量,然后将潜在消费者的流量导入到进驻该平台的千万商家,促进各商家的销售额,其利润来源于向进驻商家提供收费服务。线下商场情况也类似,如知名的万达广场,也是利用其独特的地理位置优势及各种促销手段,帮助进驻万达广场的商家与消费者之间达成更多的交易,而进驻的商标都要交一定数额的管理费。这样看来,绝大部分的经营主体,包括商场、超市、便利店都不属于提供“替他人推销”服务的主体,其实根本没有必要在第35类的“替他人推销”服务上申请注册商标。

再来看说法五,全类注册确实能够有效防止他人抢注,也意味着品牌的唯一性,但该方案的实现有几个前提:第一,预算充足。一个三元素的商标注册45个类别,意味着要一次性提交135件商标注册申请,部分类别的类似群比较多,还需要支付额外的官费。第二,目标商标的显著性要足够高。就目前的商标存量来看,想要一次性在45个类别都注册成功的难度非常大,因此在商标取名和设计时就要进行大量的检索及商标组成元素的调整,确保商标的显著性足以在大部分类别避开他人的在先申请和注册记录。第三,全类注册的申请人要做好长期应对他人撤三申请的心理准备。就算第一、第二个条件都能满足,商标顺利在大部分类别注册成功,但现实中并不存在经营范围覆盖全部商品/服务的企业,因此,在商标注册满三年以后,不可避免地在部分类别遭到撤销三年不使用的挑战,商标权人将不得不花费大量的人力、物力来防备和应对可能发生的撤三申请。

因此,全类注册仅适用于部分企业规模较大、预算充足、商标显著性足够高且愿意花费时间精力进行长期维护的主体,并不适用于所有申请人。而且,这也只能算是目前以注册在先为原则的商标注册制度下的无奈之举,即便只有部分企业采用全类注册的方案,也不代表能够完全杜绝抢注行为的发生,反而造成了大量闲置商标的存在,挤占了有限的商标资源。

综上所述,商标注册申请并非随便设计个商标图样,然后选几项常用的商品/服务,最后填份申请表格提交给商标局那么简单,甚至获得商标注册证也不能算是真正的目的。说到底,当事人注册商标是为了让自己辛苦建立的品牌能够获得法律的保护,是为了在日后发现侵权行为时,能够有效证明自己的权利基础,有效打击侵权者的仿冒行为,从而防止自身品牌价值的流失和淡化,获得更优的商业竞争环境和生存空间。

因此,一切的商标注册申请策略都应当以商标维权的需要和标准自终而始进行倒推,凡是不能更好地服务于维权行动的商标注册申请策略都不是好策略,申请人切勿盲目听信某些所谓“专业人事”的建议,申请与实际使用商标图样不一致的商标,或将注册保护范围扩大到一些与核心产品无关也不可能投入实际使用的类别,甚至进行全类注册,因为那对你而言,很可能只是个坑。

注释:
 【1】(2015)京知民终字第1828号行政判决书
(转载自“知产力”公众号)

 

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