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嘉权视角丨从“四方格”驳回复审案看“撤三”制度

文/嘉权知识产权 谢基纯

▶ 本案要旨

商标法设置三年不使用撤销规定的立法目的在于督促商标权人积极合法使用注册商标,清理长期不使用的商标,客观上起到清理闲置商标、打击恶意注册、维护公平竞争秩序的作用,使商标资源得以有效利用。任何单位或个人发现商标权人连续三年未对其注册商标进行了公开、真实、合法的连续性使用,出于公共资源利用的考量,可以向商标局提起三年不使用撤销申请。

▶案情回顾

第28027616号“商标(下称申请商标)由深圳市递四方速递有限公司于2017年12月12日向国家知识产权局商标局(下称商标局)提出注册申请,指定使用在第42类“把有形的数据或文件转换成电子媒体”等商品上。
第5244707号“商标(下称引证商标)由四方格软件(北京)有限公司于2006年3月27日向国家知识产权局商标局(下称商标局)提出注册申请,指定使用在第42类“计算机编程”等商品上。
针对申请商标的注册申请,商标局作出决定:驳回申请商标的注册申请。深圳市递四方速递有限公司不服该决定,委托广州嘉权专利商标事务所深圳分公司向国家知识产权局商标局(评审业务)(下称商标评审委员会)申请复审,嘉权调查发现,引证商标持有人在近三年并未实际使用其商标,遂向商标局对引证商标申请连续三年不使用撤销,同时申请驳回复审。商标评审委员会作出商评字[2019]第 0000004218 号《关于第 28027616 号“四方格”商标驳回复审决定书》(下称被诉决定),裁定:至本案审理之时,商标局引证的第5244707号“商标因连续三年不使用已被商标局决定予以撤销,该决定已产生法律效力,故申请商标与引证商标已不存在权利冲突,申请商标予以审定。

▶专家评析

本案属于在驳回复审中运用撤三程序的典型案例,本案中,申请商标“四方格”与引证商标“四方格;FOURPANE”中文部分相同,而且在字体、外观设计并无明显区别,基于高度近似事实,在驳回复审中主张不构成近似商标及经使用以产生区别于引证商标的显著特征的抗辩理由,难以获得审查员的支持。后嘉权经查询相关资料,并未发现引证商标权利人对“四方格;FOURPANE”进行持续使用,由此推定针对引证商标提出“撤三”申请具有可行性。其后,申请人通过提出“撤三”申请结合复审程序扫清了在先权利障碍,最终获得商评委核准初审。 

▶嘉权问答

一、“撤三”有什么作用?
1、促使商标资源有效利用

国方商标软件发布“2018年全国商标申请量统计数据”显示,2018年,全国商标注册申请量738.95万件,比2017年增加141.66万件,增长率为 23.72%。中国汉字超过8万,但常用汉字仅3500字,寓意美好的常用字词更加少,随着人们品牌意识的逐渐增强,许多字词组合已被注册为商标,使得可使用或者注册的商标名称越来越少,在可选择的商标名称逐渐匮乏的情况,我们却看到,很多商标专用权人在注册商标成功后并未实际有效合法地使用,或者仅作为防御商标将其闲置,形成了所谓的“僵尸商标”。这些做法加速了商标资源的耗竭,抑制市场竞争,不利于社会的总体发展,可见让商标重新成为“可再生资源”,并加紧将不使用的商标重新投入市场成为重中之重。而“撤三”程序便是为此而生,任何单位或者个人在发现注册商标连续三年不使用的,可向商标局申请撤销该注册商标。在一定程度上实现了社会商标资源的优化,可谓是“僵尸商标”的驱魔师。

2、消除在先权利障碍
在商标申请人决定申请一个商标时,第一步会先找商标代理机构进行商标检索,但通常的结果不是这个商标已经被他人在先申请或在先注册了,就是与其他商标构成近似。而经过查询资料可以知道,很多这些商标并没有实际使用或在市场上流通,遇到这种情况,我们便可以对与我们构成障碍的连续三年或三年以上未使用的注册商标提起撤三申请,从而扫清我们商标注册路上的障碍。

3、打击恶意抢注
在市场实践中,企业若发现注册时长久远的恶意抢注商标,其权利状态一般较稳定,通过主张使用恶意抢注条款等申请宣告无效或撤销上述商标,难度较大,“撤三”给这类案件一条简单便捷的救济途径,为被侵权人节省大量时间精力。

 

 


 


  
 
  

 


   

 


 

 

 

 

 

二、个人或企业注册商标被他人提“撤三”,该如何处理?
在收到“撤三”答辩通知书之日起2个月内应向商标局提交被“撤三”商标在撤销申请日往前推3年的使用证据材料或者说明不使用的正当理由,在“撤三”程序中,由被“撤三”商标注册人承担举证责任。若2个月期限期满商标注册人未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,该注册商标将被商标局撤销。

三、哪些材料可以作为“撤三”使用证据?
我国《商标法》第四十八条规定:商标的使用,是指将商标用于商标、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
也就是说,商标应当在商业活动中使用,商标的使用是以商业营利为目的,商标标志成为消费者耳熟能详的符号语言,便能够替代文字和消费者沟通,起到区分商品或服务不同来源的作用。因此,商标使用证据应当符合有效性、真实性、合法性、公开性。
根据《商标审查及审理标准》的规定,用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料,应当符合以下要求:
(1)能够显示出使用的系争商标标识。
(2)能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上。
(3)能够显示出系争商标的使用人,既包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的,应当能够证明许可使用关系的存在。
(4)能够显示出系争商标的使用日期,且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内。
(5)能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用。
《商标审查及审理标准》还采取列举方式规定了不被视为《商标法》意义上的商标使用的几种情况:
(1)商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明。
(2)未在公开的商业领域使用。
(3)仅作为赠品使用。
(4)仅有转让或许可行为而没有实际使用。
(5)仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

总的来说,提供的商标使用证据需符合以下几点要求:
1、时间限制。商标注册人提供自撤销申请日前推三年期间内的商标使用证据。超前或后置于该时间段的证据材料将不被商标局认可,因此商标注册人提交的证据应能体现形成时间信息。

2、主体限制。商标使用证据应在特定主体中形成,如商标注册人使用注册商标的证据材料,商标注册人许可他人使用注册商标的材料,商标转让权人或受让权人使用注册商标的证据材料。

3、使用方式的限制。证据材料上注册商标的使用应规范,实际使用的商标图样可以与核准注册的商标图样有细微差别,但应不改变其显著特征。

4、符合真实、公开、合法的使用。真实即指商标使用证据应当是在实际的商业活动和生产实践中产生的,不能是为了应付“撤三”而象征性的使用。公开即指商标使用证据应形成于公共领域或者商业流通领域。例如,打上注册商标的公司员工的工牌,饭卡等不能算作注册商标的使用。合法即指商标使用证据不能违反商标法律法规的强制性,禁止性规定。同时,应杜绝一切伪造证据的行为。

5、使用范围的限制。《商标法》第五十六条规定:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。即是说,商标使用证据中体现的商品或服务应属于注册商标被核准的商品或服务。

6、使用地域的限制。商标具有地域性,地域性是指商标专用权的保护受地域范围的限制,所以说,商标使用证据也受地域性的限制,也就是在中国内地范围内使用商标的证据才符合要求,香港属于英美法系,澳门和台湾属于大陆法系,采用与内地不同的商标法律体系,因此,在这些地区产生的商标使用证据一般不能被商标局采信。


四、可以作为正当理由的抗辩事项有哪些?
简单来说有以下情形之一的,属于连续三年不使用的正当理由:
1、不可抗力;
2、政府政策性限制;
3、破产清算;
4、其他不可归责于商标注册人的正当事由。

▎作者介绍

谢基纯
商标代理人
谢基纯先生的专业方向为法律/商标,商标代理人。自2017年从事国内商标知识产权代理工作,包括商标注册,检索分析,商标驳回复审,商标异议,商标无效宣告,商标撤三,商标答辩案件。为企业提供优质的商标保护及规划方案,解决企业商标体系存在的问题,驰名商标认定。

 

 

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