一、 案例分析

案例一：最高人民法院：（2014）民提字第38号

2015年11月26日，最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工（OEM）商标侵权再审一案，作出（2014）民提字第38号民事判决书，认定再审申请人（一审被告）浦江亚环锁业有限公司根据墨西哥储伯公司的委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对被申请人（一审原告）莱斯防盗产品国际有限公司PRETUL及椭圆图形商标权的侵犯。

最高法认为：《商标法》保护商标的基本功能，是保护其识别性。在本案中，储伯公司系墨西哥PRETUL及椭圆图形注册商标权利人，其商标权属获得日期早于国内商标权人，亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，这批挂锁并不在中国市场上销售，也就是说该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标识的商品与莱斯公司生产的商品来源产生混淆和误认的可能性。因此，本案的OEM行为不构成侵权。

※案件意义

本案是典型的OEM商标侵权诉讼案，境外委托人（储伯公司）实际上是真正的权利人，其在墨西哥获得商标专用权早于国内商标权人（莱斯公司），委托人和受托人双方签署了规范的商标许可使用授权书以及OEM协议，所生产的商品亦全部出口至墨西哥，产品说明均使用了西班牙语，故最高法认为该行为只是物理性粘贴，不属商标性使用行为，故不构成商标侵权。

该案对认定典型的OEM行为不构成商标侵权作出了一定的统一，虽然我们不是判例国家，但最高法所持的观点，各级法院在审判中一般都会遵循，各行政执法和监管机构一般也会充分考量和尊重，故本案对于统一典型的OEM行为是否构成商标侵权具有现实指导意义。

案例二：江苏省高院：（2015）苏知民终字第00036号

在最高院作出“PRETUL”案不久，江苏省高院就“东风”涉外定牌加工（OEM）商标侵权一案，作出（2015）苏知民终字第00036号民事判决书，认定被上诉人（一审被告）江苏常佳金峰动力机械有限公司接受案外人印尼PT ADI公司委托，贴牌生产“DONG FENG（东风）”商标及标志的柴油机及柴油机组件出口至印尼的行为，构成对上诉人（一审原告）上海柴油机股份有限公司“东风”商标权的侵犯。

江苏高院二审判决，认定江苏常佳金峰动力机械有限公司的行为属于涉外定牌加工（OEM），但同时认定其系明知上海柴油机股份有限公司的“东风”商标是驰名商标，却仍受托贴牌生产，在被诉产品上使用与之相同的商标，未到尽合理注意与避让义务，“实质性损害了上海柴油机股份有限公司的利益”，构成对其注册商标专用权的侵犯。

※案件意义

本案是地方法院在“PRETUL”案之后作出的一份商标侵权二审判决，虽然该判决仍未生效（一审被告、二审被上诉人常佳公司提起了再审程序，目前仍在待审中），但本案中，江苏省高院强调涉外定牌加工过程中应当尽合理注意及避让义务，不得实质性损害商标权人的利益，否则将构成商标侵权的观点，具有一定参考意义。

实际上，最高人民法院在PRETUL案的判决中也考虑了必要的审查义务。与“东风”案不同的是，“PRETUL”案中，被告尽到了合理审查义务。

案例三：上海知识产权法院：（2016）沪73民终37号

2017年4月21日，上海知识产权法院就“PEAKSEASON”涉外定牌加工（OEM）商标侵权一案，作出（2016）沪73民终37号民事判决书，认定二审被上诉人（一审被告）伊萨克莫里斯有限公司委托二审被上诉人（一审被告）无锡市振宇国际贸易有限公司，在服装上使用“PEAKSEASON”相关标识，并通过亚马逊等网络平台进行销售的行为，使中国公众具有接触和混淆的可能性，构成对上诉人（一审原告）福建泉州匹克体育用品有限公司“PEAK”商标权的侵犯。

上海知识产权法院认为：涉案商标“PEAK”与“PEAK SEASON”不同，但其突出使用 “PEAK”部分，从而使“PEAK”成为商标“PEAKSEASON”的主要识别部分，与福建泉州匹克体育用品有限公司的注册商标构成近似，从视觉效果上易使相关公众产生混淆。此外，基于“PEAK”商标的知名度，无锡市振宇国际贸易有限公司作为受托方，并未对委托方在境外的商标及受托使用形态施以更为谨慎的注意和审查义务，使得涉案服装上贴附了与福建泉州匹克体育用品有限公司“PEAK”商标构成近似的标识。另外，因存在通过互联网可购买到已出口至境外商品的可能性，会引起国内相关公众混淆与误认，故伊萨克莫里斯有限公司在相同商品上使用近似商标的行为构成对福建泉州匹克体育用品有限公司涉案商标专用权的侵犯，应承担停止侵权等民事责任，无锡市振宇国际贸易有限公司应就其帮助侵权行为承担连带责任。

※案件意义

本案有别于典型的涉外定牌加工（OEM），但是区别并不在于定牌加工乃至出口这个环节上，而在于，“PEAK SEASON”商标的服装出口后，对“PEAK SEASON”商标的使用可能满足中国《商标法》第四十八条的规定中的识别来源要件。

本案中，被告涉嫌侵权的商品“PEAK SEASON”在海外会通过亚马逊进行销售，由于互联网的无国界性，导致中国消费群体也能够通过亚马逊购买，因而形成在中国境内的商标侵权。可见，本案非典型之处在于这是一件网络平台销售引发的商标侵权案件，而非传统的OEM侵权案件。随着互联网的发展，越来越多的海外企业委托国内生产商进行贴牌加工后虽全部返回其本国或第三国进行销售，但同时也在网络平台上进行销售，本案对此类OEM商标侵权行为，具有一定借鉴意义。

二、法律分析

• 关于是否侵权的问题

根据我国当前司法实践，对于涉外定牌加工（OEM）行为是否构成侵权，依然需结合个案进行判定：

1、认定涉外定牌加工行为不侵权

根据我国当前司法实践，对于传统涉外定牌加工（OEM）行为，如果尽了合理注意和审查义务，且不可能导致中国相关公众混淆，也不会损害国内商标持有人的利益，一般认定不构成侵权。

2、认定涉外定牌加工行为侵权

结合上述案例，可简单总结几点认定涉外定牌加工（OEM）行为构成侵权的要素：

第一， 没有尽到合理的注意和审查义务。案例一实则考虑了这一因素，认为尽了合理注意和审查义务，判定不侵权。

第二， 具有导致中国相关公众混淆可能性。案例三考虑了该因素，基于在境外网络销售仍具有混淆中国公众的可能，判定侵权。

第三， 损害国内商标持有人的利益。案例二考虑了该因素，基于国内商标持有人的在先注册情况和知名度，以及双方当事人本身存在过纠纷，判定未到尽合理注意与避让义务，“实质性损害了上柴公司的利益”，判定侵权。

• 关于如何避免海关扣货的问题

根据最高人民法院办公厅《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》以及最高人民法院作出的（2014）民提字第38号民事判决书，对于传统的涉外定牌加工（OEM）行为均认为不侵权，虽然我国并非判例国家，但最高院的判决所持观点和意见，各级法院在审判中一般都会遵循，而工商、海关等行政机关在实施商标执法和监管行为时一般也会充分考量、尊重最高院所持观点和意见，对于确属涉外定牌加工（OEM）中按委托人指示贴附相关标识的行为，一般应不按商标使用进行执法和监管。

但对于如何判断“确属”涉外定牌加工（OEM）中按委托人指示贴附相关标识的行为，则仍有许多不确定因素，为尽量避免工商、海关的执法和监管查处或扣货行为，应注意以下几点：

1. 委托人应当在销售目的国持有商标注册证，并且早于中国商标注册申请日；

2. 委托人应书面授权许可受托人使用其持有销售目的国的商标；

3. 委托人和受托人双方应当签订涉外定牌加工（OEM）协议，受托人应对委托人持有销售目的国商标注册证、外贸经营资格等基本信息进行合理性审查；

4. 委托人和受托人应具备外贸经营资格或者具有在境外市场交易的能力；

5. 委托加工的商品应避免使用中文标注产品名称、厂名厂址、原产地以及其他说明，应使用销售目的国的官方或常用语言；

6. 应按规定办理报关手续；

7. 委托人和受托人应善意地使用相关标识，不应损害国内商标权人的合法利益。