嘉权研究院


如何加速欧洲发明专利申请进程

邱晓琴

       欧洲发明专利是企业在欧洲进行专利布局的一个重要选择。

       根据欧洲专利局(EPO,简称“欧专局”)今年公布的数据显示,欧专局2019年的专利受理申请量约为18.14万件,较2018年同比增长4%。其中大约45%的申请来自欧专局的38个成员国;申请量排名靠前的其他案源国家依次分别为美国(25%)、日本(12%)、中国(7%)、韩国(5%)。从具体申请数量上看,来自中国的申请数量约为1.22万件,同比增长29.2%,是所有案源国中申请数量增加最快的国家。

       由于以往认识的根深蒂固,很多企业认为欧洲发明专利申请费用高、耗时长,授权之前还需要缴纳维持费,不敢轻易尝试。本文将介绍有关欧洲加速申请进程,希望能够加深企业对欧洲发明专利申请的了解,以便企业可以主动采取更优的申请方案。

       一般情况下,提交PACE请求、PCT申请进入欧洲阶段请求提前处理、主动放弃一些官方的通知、提交PPH请求以及提交书面问询等方式都可以在不同程度上加速申请进程,并且基本不产生额外官费,代理费也相对较低。

01
PACE请求
(Programme for the accelerated prosecution of European patent applications)

       PACE请求是欧专局提供的一个常规的加速程序,只需要递交简单请求,不需要特别理由。但如果申请人对其多个申请都递交PACE请求,官方则会要求申请人作出选择。

       申请人可以提交PACE请求加速出具检索报告,也可以请求加速出具审查意见通知书。PACE请求应当针对每件申请在检索和审查阶段分别提起,且在每一阶段只能提起一次,即在检索阶段提起PACE请求可以加快检索,但却并不会导致审查的加快。针对加速审查,欧专局会在收到PACE请求后三个月内出具首次审查意见通知书;在审查阶段的后续程序中,如果加快审查请求仍然有效,欧专局后续也将尽力争取在收到申请人答复之日起三个月内发出随后的审查意见通知书。

       另外需要注意的是,PACE请求被撤回、申请人请求延长期限、申请被驳回、申请被撤回或被视为撤回会令加速程序自动终止,该申请在相应的检索阶段或审查阶段中将不可以再次加快处理。也就是说,如果申请人在某一阶段已提起了PACE请求,当该申请出现了前述情况,则PACE请求的效力丧失,且申请人在该阶段不得再次提起PACE请求。未能按时缴纳维持费也将导致加速程序中止,但缴纳维持费后申请可以重回加速审查程序。

02
请求提前处理
(Early processing)

       PCT申请进入欧洲地区阶段的期限为优先权日起31个月。有时候申请人会在PCT递交后就迅速进入国家/地区阶段。在这样的情况下,如果申请的时候没有向欧专局请求提前处理,那么欧专局在31个月届满前是不会主动审理该申请的。因此,较早进入欧洲地区阶段的申请,建议申请同时请求提前进入,以便更早获得检索报告。

03
放弃主动修改
( Communication pursuant to Rules 161(1)/(2) and 162 EPC)

       通过PCT途径进入欧洲地区阶段的申请,欧专局会在申请递交后两三个月左右发出一份主动修改通知书,给予申请人6个月的时间提交主动修改,之后再发出检索报告。假如申请人进入欧洲的时候已做主动修改或确认检索前不需要修改申请文件,则可以提交申请的同时选择放弃上述主动修改的机会,欧专局将不再发出以上通知,直接进入检索程序。申请人在答复检索报告的时候也可以进行主动修改。

04
放弃答复检索报告的通知
(Communication pursuant to Rules 70(2) and 70a(2) EPC)

       通过PCT途径进入欧洲地区阶段的申请,欧专局在出具检索报告之后会单独再发一份通知告知申请人有关答复检索报告的期限为6个月。如果申请人在进入欧洲阶段申请时或之后已选择放弃该答辩期限的通知,则欧专局会在出具检索报告之后,不再等待申请人答复检索报告(即跳过官方通知答复检索报告的环节),直接发出第一次审查意见通知书或者授权通知。若欧专局随检索报告之后直接出具第一次审查意见通知书,就意味着申请人少了一个答复(检索报告)的机会。因此,一般情况下,我们不建议放弃该通知,除非该欧洲申请提交前已做过充足的检索,很有把握授权。

05
专利审查高速公路
(Patent Prosecution Highway,简称PPH)

       一般顺利的情况下,递交PPH请求可以更快获得授权。但是,由于欧专局有自己的检索和审查机制,审查员很少直接参考其他局的审查结果,因此加速效果难以保证。公开数据显示,欧专局收到的PPH请求持续稳定增长。2019年欧专局收到的PPH请求总数有1.27万件;同时基于欧专局审查结果向其他专利局请求PPH的数量超过了2.83万件。

       根据欧洲代理律师的实务经验,向欧专局提交PACE请求加速审查通常比PPH请求更有效。

06
提交书面问询
( Enquiries)

       严格上来说,这个不是一个加速审查的途径。提交书面问询只会得到官方一次反馈效果,不能达到PACE请求那样加速审查进程的结果。但是,如果出现基于R161/162主动修改期限满6个月后申请人依然没有收到检索报告或者申请人递交PACE请求之后欧专局没有在规定的3个月内出具审查意见的情况,那么欧专局在收到问询请求之后将会自动在一个月内出具检索报告或者审查意见,前提是该欧洲申请没有任何年费滞纳的情况。

      基于上述的介绍,针对国内申请人通过PCT进入欧洲和巴黎公约直接进入欧洲的两种申请途径,我们结合两种申请途径各自的优势,进一步总结了如下加速申请小贴士:

A. 通过PCT途径进入

      通过PCT途径进入欧洲地区阶段的,申请人可以考虑在PCT申请取得国际检索报告之后便进入欧洲阶段,在递交申请的同时请求提前处理和放弃主动修改的机会,并提交PACE请求加速检索程序;收到检索报告之后,尽快答复并再次提交PACE请求加速审查程序。
如果欧专局的检索报告是正面积极的,则申请极有可能在PCT的30个月期限内获得授权。申请人便可以基于欧专局的授权结果为其他国家阶段的申请递交PPH请求,以此加速其他国家申请进程,同时也减少其他国家申请的审查费用成本。

B. 通过巴黎公约途径直接进入

      根据2019年公开数据,欧专局针对巴黎公约直接进入和PCT进入(当国际检索单位不是欧专局的情况下)两种途径的申请出具检索报告的平均时长分别为5.4个月和10.8个月。目前国内申请人向国知局递交PCT国际申请都是默认国知局作为国际检索单位。也就是说,对于国内申请人来说,巴黎公约直接进入欧洲的申请比PCT进入的申请能更快获得检索报告。

      如此,若直接进入申请人收到检索报告后,尽快确认提交答辩,同时缴纳审查费、指定费,并递交PACE加速审查请求,也可以很大程度上加速其申请进度。

结 语

      最后,欧专局和国知局之间正在积极开展更多的合作项目以加速欧洲发明专利申请进程,例如国内申请人以英文作申请语言向国知局递交的PCT申请将有机会指定EPO作为国际检索单位。该项目预计在2020年下半年实施,相信实施以后能够给国内申请人提供多一个申请语言和检索便利的选择,同时也可以客观上直接减少进入欧洲阶段以后欧专局出具检索报告的时间。

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