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嘉权视角丨专利无效审查中如何进行与在先著作权相冲突的认定

文|冯剑明

案件回顾

   近日,专利复审委员会根据专利法第23条第3款:“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”判定专利权人未经在先著作权人许可,涉案专利中使用了与在先作品实质性相似的设计,其实施将会损害在先著作权人的相关合法权利和权益,涉案专利权与在先著作权相冲突,最终宣告涉案外观设计专利权全部无效。
只此无效案件之前,专利复审委员会以在先商标权相冲突宣告外观设计专利权的判例比较多,而以与在先著作权相冲突的判例很少,其根源在于:无效请求人不单要证明本人在涉案专利申请日以前已经取得著作权,还要证明专利权人在接触或者可能接触他人享有的著作权作品的情况下,未经著作权人许可,在涉案专利中使用了与该作品相同或者实质性相似的设计,这将大大增加了无效请求人的举证难度。

法律依据

   《专利审查指南》第四部分第五章7.2节规定,在接触或者可能接触他人享有著作权的作品的情况下,未经著作权人许可,在涉案专利中使用了与该作品相同或者实质性相似的设计,从而导致涉案专利的实施将会损害在先著作权人的相关合法权利或者权益的,应当判定涉案专利权与在先著作权相冲突。
 


 

专业点评

      嘉权专利商标事务所有限公司专利代理人冯剑明认为:证明涉案专利所示的外观设计是在接触在先作品后完成的,可以从以下几个方面进行考虑:
1、说明本案在先作品本身的图案相对复杂,而涉案专利产品上所呈现的图案却在构图、形象、色彩等设计元素上均与在先作品几乎一致。
2、提供多个现有设计以证明该类似产品的设计空间大,创作自由度高,即使采用同样设计元素进行创作,不同创作者所创作出的作品也不尽相同。
3、上述作品因出版或销售等方式已被广泛传播,处于相关公众可知的状态。
4、在专利权人没有任何理由和证据证明涉案专利中的图案是其独立创作形成的情况下,应推定涉案专利所示外观设计是在接触在先作品后完成的。

冯剑明
副总经理专利代理人 诉讼代理人

     冯剑明先生擅长机械领域的专利代理、专利预警分析、无效及侵权诉讼,为客户制订全面的知识产权保护策略,提供专利挖掘与布局、专利申请确权、专利侵权线索的调查及分析等服务;成功服务国内众多知名企业,代理了多项专利无效宣告及专利侵权案件,有效地维护了委托人的合法权益;协助客户进行知识产权专业培训,应邀出席多场政企单位举办的专题会议并担任讲师,提供专业咨询服务,强化企业防范意识。由于其熟悉专利申请、代理流程工作,具丰富的工作经验和技术背景,故常因知识全面、注重细节的优点而深得客户好评。曾获得 “2016年度四星专利代理人”的称号。


(嘉权知识产权)

 

 

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