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中国企业如何规避海外参展中的潜在知识产权风险?

达令卓律师事务所 Mark J. Rosenberg、夏菁

  嘉权专利商标事务所 李华昌

近年来,随着中国出口行业的发展和各种相关政策的扶持和激励,中国企业走出去的动作愈发频繁。这个现象在中小企业身上体现的尤为突出:他们除了利用以往传统的业务开发渠道以外(网络以及参加国内大型展会),也会考虑到海外参展。这个一方面得益于他们自身实力的增长,同时也有赖于地方政府的大力支持。

但是,由于中小企业的海外参展经验相对缺乏,以及对当地法律法规的不熟悉,以至于他们在布局海外展会的时候会对一些法律法规风险考虑得不够周到,从而引发一些不必要的法律纠纷,特别是知识产权相关的法律纠纷。

有鉴于此,我们咨询了美国知名的达令卓律师事务所(Tarter Krinsky & Drogin)合伙人Mark J. Rosenberg 以及其同事夏菁对于“中国企业如何规避海外参展中的潜在知识产权风险”这一话题的看法,并且梳理总结出以下的文字,以期为广大中国出口相关行业的企业负责人,提供一个规避风险的思路,帮助他们在拓展海外业务的同时,也确保自己的企业远离不必要的法律纠纷。

不得不说,随着中国企业海外拓展步伐的加速,美国专利和商标权人出于种种原因的考虑,会利用海外展会对参展的中国企业提起侵权诉讼。更糟糕的是,这些权利人不仅仅会对参展的中国供应商提起诉讼,还会在展会开始前就针对参展的中国企业申请临时禁制令以阻止他们在展会上对涉嫌侵权产品进行展示、报价或者接受订单。

临时禁制令,顾名思义,就是在诉讼之前,由单方提起的一种临时禁令。在美国,知识产权权利人为了能够提高获得临时禁制令的概率,通常会采取在不通知被诉方的情况下,直接向美国当局请求颁布临时禁制令。这种做法,直接导致中国企业丧失了对禁令提出异议的时机,从而提高获得临时禁制令的概率。在某些案件中,临时禁制令还会包含扣押令,允许知识产权权利人在法警的帮助下扣押中国企业展摊上涉嫌侵权的产品以及所有相关的市场营销材料。这些情况在拉斯维加斯与内华达的展会普遍存在,其中包括国际消费电子展(CES)、国际紧固件展览会(the International Fastener Expo)、美国拉斯维加斯改装车零配件展览会(SEMA)以及美国西部天然提取物及健康食品配料展览会(SupplySide West)。

由于这种扣押行动是在展会期间公开执行的,不仅严重阻碍参展企业在展会的营销和推广工作,同时也会对这些涉事企业造成声誉上的损害。去年,Tarter Krinsky & Drogin 成功地协助一家中国营养品企业应对了其在内华达州某展会收到的禁制令,这个案件由我所的知识产权部门代理并获得客户满意的处理结果。

美国竞争对手在展会期间的侵权投诉,配合临时禁制令,对于中国企业的打击无疑是巨大的。对于中国出口企业而言,规避这样的风险以更大程度的利用海外参展机会拓展其自身的业务,其重要性不言而喻。那么,中国出口企业具体该如何规避这样的风险呢?

首先,当企业收到来自美国竞争对手的侵权警告函时,应该提起重视并应该立即向美国的专利律师寻求最佳的解决方案。同时,还需要评估是否考虑放弃在展会期间展示涉嫌侵权的产品以及相关的营销材料。

如果参展企业在前往参展前,并没有收到任何的侵权警告函,但是担心计划用于参展的产品存在被诉侵权的风险的话,可以提供产品供美国专利律师检验是否存在侵权的可能性。

除此以外,参展企业还可以请求美国专利律师监控美国法院的临时禁制令动议提交的情况,密切关注是否有竞争对手在秘密地提交临时禁制令的动议申请,以最大程度的避免在不知情的情况下,丧失对动议提出异议的权利。

最后,企业在向美国客户寄送产品样板的时候,也需要多加留意。因为,有一些律所和他们的调查员会直接向中国公司索要有侵权嫌疑的产品然后对其做侵权分析。他们通常的做法是,在展会留下名片并且索要样品,又或者发邮件给中国企业索要样品等。虽然说,样品是订单的敲门砖,但是在处理样品请求的时候,需要小心谨慎,在确保对方的真实目的后,才能寄出。

市场竞争环境,在全球化的浪潮下,变得越来越恶劣。除去过往的同质化竞品低价入市的手段以外,竞争对手还会考虑使用法律手段来打击其他的同行。对于中国企业而言,除了一门心思搞好产品工艺、开拓市场以外,还需要在规避法律风险这一方面工作上多加留意。在拓展海外业务的时候,多就一些潜在的法律风险问题,咨询当地的事务所和律师,争取将问题解决好,再做下一步行动。我们有理由相信,在对方拿起法律武器的时候,我们也能通过与律所的合作,做好防守反击战,继续推进企业的海外拓展步伐,收获更多的海外市场份额,为公司创造更大的效益。

∣作者介绍

Mark J. Rosenberg是达令卓知识产权组合伙人兼达令卓声誉管理团队联合主席。
在知识产权、诽谤、隐私、形象权和互联网营销等领域,Mark为客户提供协助,保护客户的权利、声誉和业务。他的客户多种多样,包括高净值个人、早期阶段科技公司、成熟互联网营销商、大型服装公司及全国性零售与餐饮连锁企业。Mark致力于采用具成本效益的创造性策略,为客户赢得最有利的结果。

夏菁博士是达令卓知识产权组合伙人兼制药与生物组、中国事务组联合主席。
夏菁博士致力于服务大型制药公司,她代表客户处理专利诉讼,尤其是与《药品价格竞争与专利期补偿法》(Hatch-Waxman Act)的简略新药申请(ANDA)和《生物药价格竞争及创新法》(BPCIA)的相关事宜。

李华昌先生现供职于嘉权国际部,参与制定客户在中国的知识产权保护策略。业务范围涉及:专利的检索、申请、答辩、复审、无效及维权,商标的检索、申请、复审、撤销、无效程序、商标侵权及不正当竞争,版权注册及海关备案等。此外,李华昌先生负责涉外的专利商标申请和维权等有关代理工作,为国内客户提供知识产权保护咨询,协助客户在国外进行知识产权保护。

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